Declaración de caducidad de una marca
¿Qué pasa si no utilizo mi marca registrada ante el IMPI? ¿Qué pasa si el IMPI me cita como anterioridad una marca ociosa? ¿Qué riesgos representa para mi negocio?
El procedimiento de declaración administrativa de Caducidad es una herramienta legal con la que particulares, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Ministerio Público de la Federación cuentan para desestimar los registros de marcas ociosas.
En lo que refiere a las marcas, el espíritu de la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”) no solo es conceder protección a signos distintivos, si no que estos realmente sean utilizados en el mercado por sus titulares o terceros autorizados. Nuestro sistema de protección es un sistema sui generis respecto del uso de los signos distintivos, ya que para su registro no se requiere acreditar ningún uso previo en el mercado o intento de uso.
Sin embargo, derivado de la reforma de 2018 a la LPI, dentro de los tres meses posteriores al cumplimiento de los tres años de haber sido otorgado el registro de una marca, su titular debe de comprobar fehacientemente ante el IMPI su uso en el mercado, bajo la pena de perder su registro sin necesidad de declaración alguna. Asimismo, al momento de solicitar la renovación del registro de una marca se debe declarar el uso real y efectivo en el mercado para los productos y/o servicios para los cuales haya sido obtenido su uso exclusivo.
La caducidad puede decretarse por el IMPI cuando no se demuestre que la marca está siendo usada en el mercado por un periodo consecutivo de tres años. Este uso debe demostrarse conforme a los productos o servicios protegidos. El uso en el mercado tiene que ser por su titular o por un tercero, cuya autorización se inscriba ante el IMPI.
La caducidad es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ante el IMPI. Por medio del cual el titular de la marca registrada es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que efectivamente su marca se encuentra en uso en el mercado y que su explotación no ha sido injustificadamente suspendida. A grandes rasgos el procedimiento se lleva de la siguiente manera:
Cuando un particular solicita la caducidad de un registro de marca, este debe demostrar que tiene un interés jurídico para iniciar el procedimiento contencioso. Lo cual es acreditable mediante un oficio de cita de anterioridad emitido por el IMPI en un trámite de registro de una marca. Lo que quiere decir que el IMPI haya considerado a las marcas como idénticas o similares en grado de confusión[1]. El particular que solicita la caducidad no tiene que aportar pruebas del no uso en el mercado.
Es muy común que las marcas no sean usadas por el mismo titular, por ejemplo, cuando un empresario registra la marca a su nombre y quien realmente la explota es una sociedad. Lo que puede generar una contingencia respecto del uso de la marca si no se cuenta con un vínculo de relación debidamente inscrito ante el IMPI.
En el mismo sentido, recordemos que el uso de la marca debe ser tal y como fue registrada o con variaciones que no alteren su carácter distintivo, lo que muchas veces genera confusión y es sujeto de discusión en los procedimientos de caducidad. Sobre todo, cuando la marca se usa con “actualizaciones” o “modernizaciones”, y estas no son registradas ante el IMPI.
Entonces, ¿qué acciones preventivas puedo tomar para evitar este procedimiento?:
- Es importante asegurarnos que el titular de la marca registrando ante el IMPI sea quien explote la marca o bien, si la explotación se hace por un tercero asegurarnos que el vínculo de explotación se encuentre inscrito ante el IMPI.
- Asimismo, se requiere que los productos o servicios protegidos sean realmente los que se utilizan con la marca, por lo que la correcta redacción de la solicitud es de vital importancia. Hasta el año pasado, previo a la reforma, era muy común que las marcas se solicitarán para amparar la descripción de productos o servicios generales establecidos en el título de la Clase de la Clasificación de Niza, lo que ya no es válido; actualmente las marcas que fueron solicitadas para proteger los productos o servicios señalados en la clase general de la Clasificación de Niza no protegen todos los productos o servicios de esa clase, sino que se entiende que solo protegen los señalados en su título[2].
- No menos importante es presentar los avisos de uso de la marca registrada ante el IMPI.
¿Representa algún riesgo para mi negocio?
Definitivamente, no tener documentado correctamente el registro y uso de la marca puede generar un riesgo importante para cualquier negocio, ya que puede derivar en la perdida del registro marcario y por tanto la perdida de un activo intangible del negocio.
En conclusión, para iniciar un procedimiento de caducidad es importante acreditar el interés que se tiene sobre el uso de la marca, es decir, ser solicitante de una marca idéntica o similar en grado de confusión aplicada a los mismos o similares servicios de otra registrada y presumiblemente en desuso. En contraste, para evitar ser sujeto de un procedimiento de caducidad es importante tomar en consideración los dos supuestos principales que permiten su procedencia, que son: el uso en el mercado por su titular (o por un tercero autorizado); y la explotación real conforme a los productos o servicios solicitados.
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[1] Cfr. Tesis: 2a./J. 39/2011 (10a.) Rubro: marcas. para satisfacer el interés jurídico para demandar la caducidad de una marca registrada, debe acreditarse la solicitud de registro respectivo. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | Tesis: PC.I.A. J/124 A (10a.) de Rubro: caducidad del registro de una marca. el interés jurídico que otorga el oficio de anterioridad es suficiente para acreditar la legitimación para solicitarla, no obstante que el instituto mexicano de la propiedad industrial advierta, como impedimento, la existencia de una marca declarada famosa. Instancia: pleno en materia administrativa del primer circuito.
[2] Artículo Cuarto del ACUERDO por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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